Marchi

Il procedimento di registrazione di una domanda di marchio italiano ha inizio con il deposito della stessa presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con sede a Roma o presso gli uffici periferici presenti in tutte le Camere di Commercio provinciali.

La domanda di registrazione deve sostanzialmente comprendere una rappresentazione del marchio ed una descrizione dettagliata e precisa dei prodotti e/o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza IP Translator della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La domanda di marchio è soggetta in Italia al pagamento di una tassa di deposito il cui importo varia in funzione della numero delle categorie merceologiche dei prodotti e/o servizi rivendicate; sono inoltre previste le corrispondenti tasse di rinnovo, che andranno eventualmente pagate ogni dieci anni dalla data di primo deposito.

Una volta depositata, la domanda è oggetto di un esame volto a valutare se il marchio soddisfi o meno i requisiti formali ed i cosi detti requisiti di validità “assoluti”; ovvero, in sostanza, se esso sia dotato di carattere distintivo, non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume oppure non sia idoneo ad ingannare il pubblico. L’UIBM non conduce invece alcun esame in merito ai così detti impedimenti “relativi”, ovvero alla novità del marchio proposto rispetto alle domande/registrazioni di marchio anteriori valide in Italia.

In assenza di rilievi da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la domanda di marchio viene pubblicata sulla Gazzetta Italiana dei marchi. Entro tre mesi dalla pubblicazione terzi potranno depositare eventuali opposizioni sulla base di diritti anteriori. Nel caso in cui non siano depositate opposizioni, il marchio proseguirà il proprio iter di registrazione, giungendo a registrazione in un periodo di circa 10 mesi dalla data di deposito.

La procedura di opposizione in Italia è stata predisposta sulla falsa riga della procedura attualmente in essere in relazione ai marchi europei, prevedendo pertanto un periodo di “cooling off” di due mesi, ovvero un periodo concesso alle parti per cercare una soluzione transattiva alla questione sorta (termine estendibile), e solo, in assenza di un accordo tra le parti, una procedura amministrativa di opposizione vera e propria.

L’introduzione della procedura di opposizione in Italia ha rappresentato un’importante novità per la tutela e la difesa dei diritti di marchio in Italia. Suggeriamo pertanto di tutelare sempre i propri prodotti e/o servizi mediante apposita domanda di registrazione di marchio (un’opposizione in Italia non può basarsi su diritti di fatto), attivare un servizio di sorveglianza per venire a conoscenza di eventuali diritti successivi validi in Italia identici e/o simili contro cui proporre opposizione, annotare/trascrivere eventuali cambi/trasferimenti di titolarità dei diritti presso le competenti autorità, trascrivere eventuali accordi di licenza aventi valore in Italia.

Mancando un esame completo, la registrazione del marchio italiano non costituisce una garanzia di validità. La validità del marchio è, infatti, data per scontata fino a prova contraria, ovvero sino a quando essa venga impugnata nell’ambito di un’eventuale causa di nullità dove potranno peraltro essere fatti valere anche gli eventuali impedimenti “assoluti”; per questo motivo, prima di depositare una nuova domanda di marchio italiano, è sempre suggeribile condurre una ricerca di anteriorità al fine di verificare la presenza di eventuali diritti anteriori in capo a terzi identici e/o simili, che potrebbero costituire un ostacolo all’uso e/o alla registrazione del marchio proposto.

Superata la fase di opposizione, il marchio potrà terminare il proprio iter di registrazione.

Il marchio italiano ha una durata di dieci anni dal deposito della domanda, e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni; il marchio, tuttavia, può essere attaccato per mancato uso nel caso in cui esso non sia stato utilizzato entro cinque anni dalla registrazione, ovvero se l’uso sia stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo

Il diritto conferito dal marchio italiano può essere opposto ai terzi a decorrere dalla data di deposito.

A seguito delle modifiche al Regolamento sul marchio europeo introdotte il 23 marzo 2016, non si parla più di marchio comunitario come fatto dal 1 aprile 1996, bensì di marchio europeo.

La principale caratteristica del marchio europeo consiste nel fatto che esso rappresenta un diritto avente carattere unitario; pertanto, esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione Europea.

I requisiti di una domanda di marchio europeo sono sostanzialmente conformi a quelli di una domanda di marchio italiano. La differenza principale riguarda la lingua: la domanda di marchio europeo può essere infatti redatta in una qualsiasi delle lingue degli stati appartenenti all’Unione Europea, indicando come seconda lingua una delle cinque lingue ufficiali (inglese, spagnolo, italiano, francese, tedesco).

Il deposito di una domanda di marchio europeo deve essere effettuato presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) con sede ad Alicante. Anche la domanda di marchio europeo è soggetta al pagamento di una tassa di deposito il cui importo varia in funzione del numero delle categorie merceologiche di prodotti e/o servizi rivendicate; sono inoltre previste le corrispondenti tasse di rinnovo, che andranno eventualmente pagate ogni dieci anni dalla data di primo deposito.

La procedura di registrazione di una domanda di marchio europeo viene gestita direttamente dall’EUIPO e prevede diverse fasi: un fase di esame, una fase di ricerca (su richiesta), una fase di pubblicazione della domanda, una fase di opposizione ed una fase di registrazione.

Durante la fase di esame, l’EUIPO esegue una verifica in merito ai requisiti di regolarità formale ed agli impedimenti assoluti. Successivamente, viene condotta una ricerca solamente su richiesta e solamente tra i marchi europei, volta ad evidenziare eventuali domande/registrazioni di marchio europeo anteriori identiche o simili al marchio tutelato; l’EUIPO trasmette quindi l’esito della ricerca al titolare della nuova domanda di marchio ed informa dell’avvenuto deposito della nuova domanda di marchio in questione i titolari degli eventuali marchi europei anteriori emersi dalla ricerca.

La domanda viene quindi pubblicata; da quel momento, gli eventuali titolari di diritti anteriori, siano essi europei o nazionali, hanno tre mesi di tempo per depositare opposizione contro la registrazione del marchio.

Di conseguenza, analogamente al caso italiano, prima di depositare una nuova domanda di marchio europeo, è sempre suggeribile condurre una ricerca di anteriorità al fine di verificare la presenza di eventuali diritti anteriori identici o simili, a livello europeo (marchi europei, internazionali e nazionali dei paesi europei), che potrebbero costituire un ostacolo all’uso e/o alla registrazione del marchio proposto.

Superata la fase di opposizione, il marchio viene quindi registrato. Qualora non dovessero sorgere problematiche in una o più delle fasi suddette, la procedura ha complessivamente una durata di circa 7 mesi o meno.

A differenza del marchio nazionale italiano, il diritto conferito dal marchio europeo può essere opposto ai terzi solamente a decorrere dalla data di registrazione.

Il marchio europeo ha una durata di dieci anni dal deposito della domanda e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni; il marchio, tuttavia, può essere attaccato per mancato uso nel caso in cui esso non sia stato utilizzato entro cinque anni dalla registrazione, ovvero se l’uso sia stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. Per quanto riguarda l’uso del marchio europeo, l’utilizzo dello stesso in modo serio, effettivo e continuativo anche in una parte rilevante della Unione Europea è considerato equivalente all’utilizzo in tutti gli stati della stessa; pertanto, non sarà necessario rispettare le diverse normative nazionali in merito all’uso del marchio nei diversi stati, ma basterà utilizzarlo in modo serio ed effettivo anche solo in una parte dell’Unione Europea.

Inoltre, nel caso in cui il marchio sia rifiutato, ritirato o sia stato oggetto di cessazione di validità all’interno del l’Unione Europea, esso potrà essere oggetto di conversione in domande nazionali aventi effetto dalla data di deposito del marchio europeo.

L’Italia aderisce anche al così detto “Sistema di Madrid”, che unisce in una procedura di deposito centralizzata alcuni tra i principali stati industrializzati e consente di ottenere, attraverso un unico procedimento di registrazione, la registrazione di un marchio in più stati o regioni, purché facenti parte del Sistema di Madrid.

La registrazione dei marchi internazionali è disciplinata dall’Accordo di Madrid e dal Protocollo di Madrid.

La domanda di un marchio internazionale si può basare su una corrispondente registrazione o domanda di marchio italiano o europeo preesistente e viene depositata ed amministrata presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), che ha sede a Ginevra.

Anche la domanda di marchio internazionale è soggetta al pagamento di una tassa di deposito il cui importo varia in funzione del numero delle categorie di prodotti e/o servizi rivendicate, degli stati/regioni designati e della tipologia di marchio depositato; sono inoltre previste le corrispondenti tasse di rinnovo, che andranno eventualmente pagate ogni dieci anni dalla registrazione per ogni stato designato.

Una volta depositata la domanda, l’OMPI esegue un esame relativo ai soli requisiti formali, In assenza di rilievi, provvede a registrare il marchio internazionale nel Registro Internazionale dei marchi. Successivamente, l’OMPI trasmette una copia della domanda di marchio internazionale alle amministrazioni degli stati in essa designati, dove la stessa sarà oggetto di esame sulla base delle normative vigenti localmente.

Sempre dalla data di registrazione, i terzi interessati potranno far valere eventuali cause di nullità o decadenza previste dalle leggi locali, sia nello stato di origine sia nei diversi stati nei quali la registrazione è stata estesa. E’ inoltre prevista la possibilità di procedere con un “attacco centrale” nello stato di origine: la registrazione internazionale è infatti legata al marchio di base per cinque anni dalla registrazione dello stessa. Durante tale periodo, infatti, qualunque modifica o accadimento relativo al marchio di base avrà una ripercussione diretta anche a livello internazionale. Trascorsi i suddetti cinque anni, le porzioni nazionali del marchio internazionale diventano indipendenti dal marchio di base.

Una volta ottenuta la registrazione internazionale, qualora fosse interesse designare altri stati e/o regioni del Sistema di Madrid, oltre a quelli già indicati in sede di deposito, sarà possibile presentare una domanda di designazione posteriore, la quale produrrà effetto a decorrere dalla data di iscrizione della stessa nel Registro Internazionale e cesserà di avere effetto allo scadere della registrazione internazionale a cui si riferisce.

Contrariamente al marchio italiano e/o europeo, il marchio internazionale ha una durata di dieci anni dalla registrazione (e non dalla data di deposito della domanda) e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni.

Per quanto riguarda l’uso del marchio internazionale, si devono rispettare le normative nazionali dei singoli stati designati.