In Italia è stata avviata la procedura per l’accertamento della nullità e decadenza dei marchi
Il 29 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 180/2022 che istituisce una procedura amministrativa per la declaratoria di nullità e di decadenza dei marchi, alternativa a quella giudiziaria, gestita dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
La nuova disciplina attua la prescrizione contenuta nell’art. 45 della Direttiva UE n. 2015/2436. Allo scopo sono stati introdotti nel Regolamento per l’attuazione del Codice della proprietà Industriale italiano (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 33/2010) tredici nuovi articoli (dall’articolo 63-bis all’articolo 63-terdecies), che nel loro complesso delineano una procedura completa, che garantisce il pieno contraddittorio, ma nello stesso tempo rapidità ed efficienza, potendo costituire una possibile alternativa, più snella ed economica, rispetto alla via giudiziale.
E’ previsto che l’UIBM emetta le decisioni sulla nullità e sulla decadenza di un marchio registrato entro 24 mesi dal deposito delle relative istanze, fatti salvi i periodi di sospensione dei procedimenti.
Per quanto riguarda i motivi in base ai quali un marchio registrato potrà essere dichiarato decaduto attraverso il relativo procedimento amministrativo, essi sono sostanzialmente tre: il mancato uso nei cinque anni precedenti l’azione, la volgarizzazione o la sopravvenuta ingannevolezza del marchio.
Invece, ai fini dell’accertamento di nullità di un marchio, alla base del relativo procedimento amministrativo si possono invocare motivi assoluti quali la mancanza di carattere distintivo, l’illiceità del marchio, o quando quest’ultimo non sia registrabile ai sensi della normativa sulle denominazioni e indicazioni geografiche, menzioni tradizionali dei vini, specialità tradizionali garantite e denominazione di varietà vegetale o, ancora, quando il marchio viola i requisiti relativi ai marchi di forma di cui all’articolo 9 CPI, in caso di stemmi protetti dalle convenzioni internazionali o di particolare interesse pubblico o se il marchio è stato depositato da un agente o da un rappresentante del titolare senza il consenso di quest’ultimo o senza un giustificato motivo.
Un marchio potrà inoltre essere cancellato per il tramite di un’azione amministrativa per motivi relativi su richiesta del titolare di un marchio registrato anteriore quando il marchio contestato è confondibile con quest’ultimo o identico/simile ad un marchio anteriore che goda di notorietà.
Invece, non è previsto l’accertamento della nullità nel caso dei marchi depositati in mala fede, e le procedure amministrative non potranno essere basate su diritti anteriori come i marchi di fatto. In tali eventualità, sarà necessario istituire un’azione di fronte all’autorità giudiziaria.
Il deposito delle domande di nullità e decadenza potrà essere cartaceo o telematico.
Le istanze dovranno essere redatte compilando il modulo predisposto dall’UIBM.
I nuovi articoli del Regolamento di attuazione prevedono una fase inziale di conciliazione per consentire alle parti di verificare se vi siano i presupposti per una possibile soluzione transattiva del contenzioso amministrativo.
In assenza di accordo tra le parti, il titolare del marchio contestato avrà facoltà di presentare argomentazioni a sua difesa e queste, se depositate, verranno trasmesse alla controparte perché possa sottoporre all’Ufficio le proprie eventuali controdeduzioni.
Il regolamento di attuazione prevede inoltre la possibilità, di chiedere, su istanza congiunta delle parti, una sospensione del procedimento fino a 24 mesi, sempre in una prospettiva transattiva conciliativa tra le parti.
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