Durata e rinnovo del marchio registrato
La durata di un marchio registrato varia a seconda delle normative vigenti nei territori di riferimento; nella maggior parte dei casi è di dieci anni calcolati a decorrere dalla data di deposito o di registrazione del marchio ed è rinnovabile potenzialmente all’infinito per successivi consecutivi periodi.
In particolare, nel caso del marchio italiano e del marchio dell’Unione Europea, il decennio decorre dalla data di deposito della relativa domanda di registrazione, diversamente dal marchio internazionale per il quale invece la durata dei dieci anni è calcolata a partire dalla data di registrazione.
Spetta al titolare del marchio, prima della scadenza del titolo, decidere se rinnovare o meno il proprio diritto, sapendo che, in difetto di rinnovazione, il titolo decadrà definitivamente mentre, volendolo mantenere in vita, sarà necessario depositare appropriata istanza di rinnovo del marchio presso l’Ufficio Marchi di competenza.
In Italia la domanda per rinnovare un marchio può essere depositata all’UIBM (direttamente o tramite le Camere di Commercio) già nei 12 mesi prima della sua scadenza (entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso (articolo 227 CPI)) dietro versamento delle tasse ufficiali previste oppure nei 6 mesi successivi al mese di scadenza dietro il pagamento di una tassa addizionale di mora oltre alle tasse ufficiali previste. Oltre tale termine, il marchio non sarà più rinnovabile; l’unica alternativa per cercare di mantenere tutela su quel segno sarà il rideposito del marchio.
La domanda di rinnovo di un marchio italiano dovrà riguardare lo stesso marchio (non sono concesse modifiche al marchio, se non modifiche ritenute irrilevanti) e dovrà riguarda gli stessi prodotti e/o servizi rivendicati al momento del deposito o parte dei medesimi; non è/sarà mai possibile ampliare la portata dei prodotti/servizi rivendicati aggiungendone di nuovi.
La rinnovazione della registrazione di un marchio che nel tempo è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi deve invece essere effettuata per la parte di propria competenza separatamente dai rispettivi titolari.
Per quanto riguarda il marchio dell’Unione Europea, lʼUfficio dellʼUnione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) informa, a mezzo avviso, il titolare o il suo rappresentante in merito alla necessità di rinnovare il marchio 6 mesi prima della scadenza, confermando il termine effettivo di rinnovo.
LʼEUIPO raccomanda di effettuare il rinnovo online, in quanto si tratta del metodo più rapido, conveniente e facile, benché sia disponibile un modulo cartaceo che può essere inviato tramite posta o corriere: la domanda di rinnovo deve essere presentata all’Ufficio nei 6 mesi prima della scadenza dietro versamento delle tasse ufficiali previste oppure nei sei mesi successivi al mese di scadenza versando, in tale caso, oltre alle tasse ufficiali una tassa supplementare (sovrapprezzo del 25%). Come nel caso italiano, oltre tale termine, il marchio non sarà più rinnovabile; l’unica alternativa per cercare di mantenere tutela su quel segno sarà il rideposito del marchio.
Come per il marchio italiano, anche per il marchio dell’Unione Europea non sono ammesse modifiche al marchio al momento del rinnovo nel senso che l’unica operazione eventualmente possibile è la limitazione dell’elenco di prodotti e/o servizi originariamente rivendicati dal marchio.
La domanda di rinnovo del marchio internazionale può essere presentata nei 6 mesi precedenti la scadenza.
Prima della scadenza l’Ufficio internazionale (WIPO/OMPI) trasmette al titolare del marchio o al suo rappresentante un avviso che conferma la data di scadenza della registrazione internazionale, fermo restando che il rinnovo può essere presentato anche entro i 6 mesi successivi alla scadenza, pagando, oltre alle tasse ufficiali, una tassa di mora. Oltre tale termine, il marchio non sarà più rinnovabile; l’unica alternativa per cercare di mantenere tutela su quel segno sarà il rideposito del marchio.
Il rinnovo può essere effettuato per tutti i Paesi designati nella domanda originaria o anche solo per alcuni , nonché per tutti i prodotti e/o servizi originariamente rivendicati o per parte di essi (rinnovo parziale).
In generale, per il titolare del marchio è di fondamentale importanza vigilare correttamente, magari per il tramite del proprio consulente di fiducia, sulla scadenza della durata del proprio titolo in modo tale che, in vista del suo rinnovo, possa non solo essere nella posizione di poter effettuare tutte le valutazioni del caso ben per tempo (stabilire se la tutela effettiva del marchio rifletta ancora le attuali esigenze commerciali o se non sia il caso di valutare un’estensione di tutela in ulteriori paesi o per ulteriori prodotti e/o servizi attraverso il deposito di nuove domande) ma soprattutto possa valutare il rinnovo entro i limiti che la relativa scadenza impone, senza correre alcun rischi di perdita di tutela.