Si può perdere il diritto sul marchio?
I diritti di esclusiva derivanti dalla registrazione di un marchio richiedono un ruolo attivo da parte del legittimo titolare nella corretta gestione del proprio marchio, e ciò non solo in vista dello sfruttamento economico dell’asset, ma anche per prevenire e vigilare su possibili circostanze di criticità che potrebbero comprometterne definitivamente la validità.
La conoscenza degli aspetti normativi legati al marchio è indispensabile per tutelare i diritti di esclusiva ad esso connessi.
Il primo aspetto fondamentale da tenere sempre a mente è che, per mantenere in vita il titolo, la registrazione del marchio deve essere rinnovata periodicamente, tramite apposita istanza inclusiva del versamento delle tasse ufficiali di rinnovo dovute.
Il marchio italiano, il marchio europeo, il marchio internazionale e in genere i marchi nazionali devono essere rinnovati ogni dieci anni, pena il decadimento automatico del titolo.
Per quanto concerne in dettaglio il marchio italiano, il Codice della Proprietà Intellettuale (CPI), inoltre, prevede specifici casi in cui un marchio può decadere in modo totale o anche solo parziale (ossia limitatamente a determinati prodotti o servizi rivendicati).
L’articolo 26 del CPI, infatti, afferma che:
“Il marchio decade:
- per volgarizzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
- per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 14, comma 2;
- per non uso ai sensi dell’articolo 24.”
Le cause di decadenza, che si verificano per volgarizzazione, per illiceità sopravvenuta e per mancato uso quinquennale del titolo, si riferiscono a difetti del marchio o del suo uso che sono sopravvenuti nel tempo, pertanto, al fine di prevenire tali scenari, il ruolo attivo e vigile del legittimo titolare riveste primaria importanza.
Per volgarizzazione del marchio si intende la perdita definitiva della capacità distintiva del marchio: ciò accade quando il marchio nel commercio cessa di essere tale nella percezione del pubblico che, anziché associarlo alla fonte imprenditoriale, lo associa direttamente al prodotto, così che esso diventa semplice denominazione generica del prodotto, come avvenuto per i marchi Nylon, o Moka.
L’illiceità sopravvenuta (per contrarietà alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume)si verifica quando un marchio originariamente veritiero, a causa dell’uso inappropriato, è divenuto idoneo ad ingannare il pubblico e contrario alle normative del Paese di registrazione, in particolar modo per quanto riguarda l’ordine pubblico e il buon costume.
Un marchio non utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni perde le tutele di cui gode, salvo il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo. Non vi è decadenza quando il mancato uso sia giustificato da un motivo non dipendente dalla volontà del titolare, ad esempio nel caso di guerre, disastri naturali o di mancata concessione di un’autorizzazione amministrativa.
In tutte queste circostanze, la decadenza non avviene d’ufficio, ma tramite accertamento legale o amministrativo da parte dell’ufficio competente.
L’estinzione del marchio in Italia può essere determinata, oltre che da cause di decadenza del titolo, anche da cause di nullità del marchio: i diritti sul marchio vengono dichiarati nulli solo a seguito di un procedimento amministrativo o giudiziale, promosso da terzi aventi diritto, in cui viene dimostrato che la registrazione del marchio posteriore contestato è nulla in quanto:
- il marchio non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non conforme ai requisiti per la registrazione;
- esiste un diritto anteriore;
- la domanda di registrazione del marchio è stata presentata da terzi senza il consenso del titolare.
L’ultima circostanza che comporta l’estinzione dei diritti su un marchio è la rinuncia volontaria al marchio da parte del legittimo titolare, effettuata depositando l’apposita istanza presso gli uffici designati (nel caso dell’Italia, la Camera di Commercio o l’UIBM).